Unionin tuomioistuin ei puoltanut oikeudenmenetystä passiivisuuden seurauksena tavaramerkkiasiassa (C-452/24, Lunapark v. Hardeco)

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) antoi 1.8.2025 tuomion asiassa C‑452/24 liittyen tavaramerkin käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen. Asian taustalla oli korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntö erityisesti kansallisia tavaramerkkejä harmonisoivan tavaramerkkidirektiivin (2015/2436) 10 artiklan tulkinnasta. Tapauksessa ei ollut kyse EU-tavaramerkistä, joten EU-tavaramerkkiasetusta (2017/1001) ei sovellettu.

Korkein oikeus pyysi unionin tuomioistuimelta selvitystä siitä, voiko tavaramerkin haltija muussa kuin tavaramerkkidirektiivissä säädetyssä tilanteissa menettää passiivisuutensa perusteella oikeuden kieltää kolmatta käyttämästä tämän tavaramerkkioikeutta loukkaavaa rekisteröimätöntä tunnusta (nk. rekisteröimätön tavaramerkki).

EUT totesi, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä tavaramerkkiä on yhdenmukaistettu unionin jäsenvaltioissa tavaramerkkidirektiivin säännöksillä, joten kyseisen oikeuden käyttämistä rajoittavia – tavaramerkkidirektiiviin perustumattomia – kansallisia säännöksiä ei voida soveltaa. Tuomioistuimen mukaan muu tulkinta haittaisi direktiivin tavoitetta rekisteröityjen tavaramerkkien yhdenmukaisen suojan varmistamiseksi jäsenvaltioissa. Näin ollen kansallisessa yksityisoikeudessa verrattain vakiintunutta periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava tai vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista, ei voida soveltaa, sillä kyseistä periaatetta ei ole säädetty vastaavalla tavalla prekluusioperusteeksi tavaramerkkidirektiivissä.

Tapauksen tausta ja asian eteneminen kansallisissa tuomioistuimissa

Tapauksen keskiössä olivat Lunapark Scandinavia Oy Ltd:n (”Lunapark”) sekä Karkkimies Oy:n (”Karkkimies”) toimesta markkinoidut ja maahantuodut DRACULA-tunnuksella varustetut makeiset. Karkkimies oli useita vuosia käyttänyt DRACULA-tunnusta ilman tavaramerkin rekisteröimistä tai osapuolten välistä tunnusten käyttöä koskevaa sopimusta. Vuonna 2009 Lunapark päätyi kuitenkin rekisteröimään tunnuksen tavaramerkikseen. Kun Hardeco Finland Oy (”Hardeco”) vuonna 2019 osti Karkkimiehen liiketoiminnan ja jatkoi makeisten markkinointia samalla tunnuksella, nosti Lunapark markkinaoikeudessa kanteen vedoten tavaramerkkiinsä perustuvan yksinoikeuden loukkaukseen. Vastauksessaan Hardeco vaati kanteen hylkäämistä Lunarparkin vuosia kestäneen passiivisuuden johdosta.

Vaikka markkinaoikeus katsoi, että tunnusten välillä oli sekaannusvaara, hylkäsi se kuitenkin Lunaparkin vaatimukset. Markkinaoikeus huomioi, että Hardeco ei ollut rekisteröinyt käyttämäänsä tunnusta, jolloin tavaramerkkilain säännöstä tavaramerkinhaltijan passiivisuuden seurauksista ei voitu soveltaa. Näin ollen markkinaoikeus perusti ratkaisussaan prekluusion kansallisessa yksityisoikeudessa vakiintuneeseen yleiseen oikeusperiaatteeseen, jonka mukaan kanne on nostettava tai vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista.

Asia eteni Lunaparkin valituksen johdosta korkeimpaan oikeuteen, joka päätyi pyytämään asiassa ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntö rajautui ensisijaisesti kysymykseen siitä, onko tavaramerkkidirektiivin 10 artikla esteenä edellä kuvatun yleiseen kansalliseen oikeusperiaatteeseen perustuvan prekluusioperusteen soveltamiselle.

EUT:n tuomio

Unionin tuomioistuin katsoi, että tavaramerkkidirektiivin 9, 10 ja 18 artikloilla on harmonisoutu tavaramerkin haltijan perusteet kieltää muita käyttämästä ilman suostumustaan samaa tai samankaltaista merkkiä elinkeinotoiminnassa sekä tätä kielto-oikeutta – eli rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta – koskevat poikkeukset. EUT:n mukaan nämä tavaramerkin haltijan yksinoikeutta koskevat poikkeukset on lueteltu tyhjentävästi tavaramerkkidirektiivissä. Lisäksi tuomioistuin totesi, että direktiivin 9 ja 18 artiklan mukainen viiden vuoden prekluusiosääntö koskee ainoastaan myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä, eikä sen pohjalta näin ollen ole mahdollista johtaa tavaramerkin haltijan oikeudenmenetystä tapauksessa, jossa tämä on sallinut yhtäjaksoisesti yli viiden vuoden ajan tavaramerkkiään loukkaavan rekisteröimättömän tunnuksen käytön.

Näin ollen EUT päätyi ratkaisussaan siihen, että kansallinen tuomioistuin ei voi rajoittaa tavaramerkkidirektiivin mukaisten tavaramerkinhaltijan oikeuksien käyttöä enempää kuin direktiivissä nimenomaisesti säädetään. EUT perusteli kantaansa toteamalla, että muu tulkinta haittaisi direktiivin tavoitetta rekisteröityjen tavaramerkkien yhdenmukaisen suojan varmistamiseksi jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. EUT:n vahvistaman soveltamisohjeen seurauksena rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei voi kärsiä sanottua oikeudenmenetystä edellä selostetun markkinaoikeuden soveltaman kansallisen oikeuden vakiintuneen yleisen periaatteen nojalla, sillä kyseinen oikeusperiaate ei ole yhdenmukainen tavaramerkkidirektiivin 18 artiklan 1 kohdan – mukaan lukien 9 artiklan 1 tai 2 kohdan – kanssa.

Ennakkoratkaisun keskeiset vaikutukset ja avoimeksi jääneet kysymykset

Vaikka EUT:n ratkaisu odotetusti korostaa EU-oikeuden ensisijaisuutta kansallisiin säädöksiin nähden, on se osin ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kanssa. Johdanto-osan 40-kohdan mukaan direktiivi ei saisi estää jäsenmaita soveltamasta tavaramerkkeihin esimerkiksi kansallisia vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä. On huomionarvoista, ettei mainittua johdanto-osan kohtaa käsitelty tuomiossa lainkaan, mikä osaltaan herättää kysymyksen siitä, missä määrin – jos lainkaan – kansalliset tuomioistuimet voivat jatkossa nojautua yleisiin yksityisoikeudellisiin periaatteisiin tavaramerkkioikeudellisissa kysymyksissä.

Toinen avoimeksi jäävä kysymys liittyy ratkaisussa vahvistetun tulkintaohjeen soveltamisalaan. Sekä tavaramerkkidirektiivissä että EU-tavaramerkkiasetuksessa viitataan nimenomaisesti kansalliseen lainsäädäntöön sikäli, kun EU-sääntely ei ota asiaan kantaa. EU-tavaramerkkiasetuksessa tällainen viittaus on johdanto-osan lisäksi myös itse säädöstekstissä. Tuomio herättääkin mielenkiintoisen kysymyksen siitä, soveltuuko sen vahvistama tulkintaohje kansallisten tavaramerkkien ohella myös EU-tavaramerkkeihin. Vastauksen ollessa kielteinen muotoutuva oikeustila voidaan nähdä ongelmalliseksi muun muassa kansallisten ja EU-tavaramerkkien yhdenmukaisen kohtelun näkökulmasta. Mikäli samaa tulkintalinjaa ei sovellettaisi EU-tavaramerkkien osalta, johtaisi tämä jokseenkin erikoiseen tilanteeseen, jossa kansalliset tavaramerkit olisivat EU-sääntelyllä osin pidemmälle harmonisoituja kuin EU-tavaramerkit. Tällaisen oikeustilan tarkoituksenmukaisuus olisi mahdollista kyseenalaistaa esimerkiksi subsidiariteettiperiaatteen näkökulmasta.

Lopuksi on huomioitava tuomiosta seurannut rekisteröimättömän tavaramerkin suojan heikkeneminen. Tuomion nojalla rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin haltija voisi jatkossa olla jopa tarkoituksellisesti puuttumatta samankaltaisen rekisteröimättömän tunnuksen käyttöön esimerkiksi tarkoituksenaan hyötyä toisen tahon sille kerryttämästä maineesta kuitenkin samalla tiedostaen, että tämä voisi milloin tahansa kieltää rekisteröimättömän tunnuksen käytön. Vaikka tuomion laajemmat vaikutukset rekisteröimättömien tunnusten suojalle jäävät myöhemmissä soveltamistilanteissa nähtäväksi, vaikuttaa kuitenkin siltä, että rekisteröimättömän tavaramerkin haltija ei voi enää luottaa rekisteröidyn tavaramerkinhaltijan passiivisuuden muodostamaan – prekluusioon pohjautuvaan – oikeutettujen odotusten suojaan. Ratkaisu herättää myös perustavanlaatuisen kysymyksen siitä, mikä oikeudellinen merkitys rekisteröimättömällä tavaramerkillä enää jatkossa on. Ratkaisun myötä organisaatioiden on syytä tarkastella ja mahdollisesti myös arvioida uudelleen brändiensä suojaamiseen liittyviä strategioitaan edellä esitettyä taustaa vasten.

Lisätietoa antaa